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金属制品专利侵权行为的司法判定
发布者:网站管理员-XQY000 发布时间:2022-12-5 11:10:18 省份:暂无 阅读:127次 【字体:

金属制品专利侵权行为的司法判定

 

(来源:北京知识产权公共服务微信公众号)

 

案例关键词

金属制品;专利;侵权纠纷;司法鉴定;损害赔偿;俄罗斯

 

一、基本情况

 

(一)案例信息

司法辖区:俄罗斯

审理机关:俄罗斯知识产权法院

案件编号:№.А71-5961/2010

审理法官:Булгакова Д.А., Силаева Р.В., Снегура А.А.

案件类型:专利

纠纷类型:侵权纠纷

重点产业:高端装备制造产业

案件上诉日期:202033

案件审结日期:2020522

审理结果:原告胜诉

涉案金额:8394859卢布27戈比

(二)涉案知识产权信息

图片

(三)涉案当事人信息

原告:伊热夫斯克试验机械厂

原告诉讼代理人:Varnachev D.G.

被告:Kauri有限责任公司

被告诉讼代理人:Shakolina N.A

 

二、基本案情

 

(一)案件背景

2010521日,原告伊热夫斯克试验机械厂(以下简称机械厂)在乌德穆尔特共和国仲裁法院向Kauri有限责任公司(以下简称Kauri、被告)提起诉讼,要求其赔偿侵犯原告俄罗斯发明专利No.2270268No.2270269及实用新型专利No.45998的专利权造成的损失共13347687卢布。

原告在起诉状中指出,由于被告在2007-2010年未经授权使用了原告的上述专利,并将利用这些专利制造的钢材投入市场,致使机械厂遭受利润损失,因此向被告人提出索赔。

在一审仲裁法院、二审法院和三审法院以及监督法院审理中,法院确认了被告使用机械厂专利的事实;根据原告提供的利润损失明细表和被告提供的证据,审理了诉讼请求及诉讼费用的负担问题;对被告关于第三人对所述专利拥有在先使用权且原告因专利No.2270269部分无效而不享有优先权的主张进行了审理。根据第四次开庭审理结果,法院支持了原告主张由被告赔偿损失及负担部分诉讼费的诉讼请求,驳回了被告因出现新的情况要求重审本案的请求。

(二)适用法律规则

1.法律规则

俄罗斯专利法第10条第2款规定,实施本条第1款所述行为之前,对于产品和方法而言,如果产品中含有、方法中使用了列入发明或实用新型独立权利要求中的发明或实用新型的每一项特征或在本技术领域已成为已知的等同特征,则认为该产品或方法使用了取得专利权的发明或实用新型。

俄罗斯民法典1358条第3款规定,对于相应产品和方法而言,如果产品、方法中包含、使用了发明或实用新型专利包含的独立权利要求中的发明或实用新型的每个特征,或在实施本条第2 (违法行为结束之前生效的版本) 行为之前在该技术领域成为已知的等同特征,则该发明或实用新型应被视为已经用于该产品或工艺。

2.具体适用

本案所涉的侵权行为从2007年开始一直持续到2010年,时间较长。在此期间,俄罗斯的有关法律发生了变化,即《俄罗斯民法典》第四部分200811日生效,并且机械厂的发明和实用新型专利权于俄罗斯民法典第四部分生效之前取得,因此本案中原被告双方的法律关系既受1992923日第3517-1号《俄罗斯联邦专利法》(以下简称:专利法)的制约,也受200811日生效的《俄罗斯民法典》第四部分制约。

根据有关法律规定,在解决此类纠纷时,原告作为专利权人有义务证明其拥有专利权,以及被告侵犯其权利的事实。同样,被告有义务证明其在使用专利权客体时符合法律要求。为了确定被告使用了原告的专利权,法院应当审查被指控的违法行为结束之前,是否在产品中或方法中含有、使用了列入发明或实用新型独立权利要求中的发明或实用新型的每一项特征或在本技术领域已成为已知的等同特征。

3.原告的应诉论证

根据原告为论证其诉讼请求提供的资料,机械厂为以下专利的专利权人:2005610在俄罗斯联邦实用新型国家登记簿登记的实用新型专利No.45998“钢制品(优先权日:200521日)、2005220日在俄罗斯联邦发明国家登记簿登记的发明专利No. 2270268“耐腐蚀钢及其制品(优先权日:200521日)、2005220日在俄罗斯联邦发明国家登记簿登记的发明专利No. 2270269“钢、钢制品及其制备方法(优先权日:200521日)。

机械厂发现Kauri2007527日使用争议专利技术在“Izhstal”股份有限公司(第三人)制造了一个钢熔体。Kauri200911月和20102月将 XM-12号不锈钢金属制品(其成分受发明专利和实用新型专利保护)从德国进口到俄罗斯境内,使其进入市场流通,并非法提高此类制品的在市场上的商业报价,违反了俄罗斯民法典第122913451358条规定。

原告按照法律规定的审前纠纷解决程序,向侵权人发出了相应的索赔函,但Kauri对终止侵犯专利权的警告置之不理。诉讼状指出,由于被告非法使用专利,机械厂遭受了13347687卢布的利润损失,并根据《俄罗斯联邦民法典》第 1252 条第1款第2项要求Kauri赔偿损失。之后,在20111223日的庭审中,根据《俄罗斯联邦仲裁程序法典》第49条,法院审理并支持了原告将赔偿金额减少至8394859 卢布27戈比的诉讼请求。

4.被告提出的异议

被告不认可原告的诉讼请求并提出异议,认为其生产商在俄罗斯联邦境内的经营活动没有侵犯争议专利的权利,并且其制造的钢制品是按照国际标准 ASTM1966 年首次公布,2004 年修订)生产的。

被告还指出,钢制品由德国BGH公司(后被法院追加为第三人)生产和销售,原告在诉讼状中没有提供证据证明,含有所述化学成分的钢号没有在其他国家的市场流通。对于第三人Izhstal的行为,被告强调其是按照通用要求和标准进行炼钢,而不是基于专利权人的专利中描述的化学成分。此外,Izhstal根据《俄罗斯联邦民法典》第 1361 条的规定主张其拥有专利No. 2270268 2270269 的在先使用权。

3.法院审理程序

一审法院对本案第一次审理时,应原告请求,要求Izhstal提供其冶炼金属的化学成分和补充文件,包括20075月至20106月期间根据Kauri订单生产的XM-12630钢金属制品的数量资料,以及来自内务部反经济犯罪局从被告处查获的由德国BGH公司交付的金属条的样品。为了明确德国公司供应的钢样品的所有化学成分,法院进行了化学鉴定,还应原告请求对使用专利No.2270268特征的对象(由Izhstal提供的金属的化学成分)进行了专利鉴定。2011224日,法院收到了鉴定意见1,根据该意见,Kauri生产的潜水泵轴并未使用专利No.2270268的独立权利要求的特征。同时,据鉴定专家1确认,在专利No.2270268的独立权利要求的一系列特征中,特征钼+3(Mo+3W)没有被使用,鉴定专家认为,1份钼对应3份钨在发明中的质量比是0.05÷4.5%,而在冶炼金属中相应元素的比例是其他数值。

此外,法院还对使用专利No.2270268No.2270269特征的对象(从德国BHG公司获取的样品)进行了专利鉴定。2011729日,法院收到鉴定意见2,根据该意见,鉴定专家2认为其中一个样品没有使用争议专利,但在第二个样品中使用了所述发明的独立权利要求1的所有特征。鉴定专家2还指出,原告发明的权利要求书中合金的化学成分与ASTM标准规定的合金的基本要求不同,而且第二个样品(使用了争议发明权利要求书的全部特征)与符合ASTM标准的XM-12号钢的化学成分不一致。另外,鉴定专家2认为,关系式(Mo+3W)是组合,表达的是钨质量百分比是钼质量百分比的三倍,没有限定钨和钼的含量比例。

因为鉴定专家1和鉴定专家2对关系式(Mo+3W)的结论存在分歧,为综合研究专利特征,法院向俄罗斯专利代理人和联邦工业产权协会发出了法院询函,其支持了鉴定专家2的观点,并指出该关系式指的是元素的比例,而不是组合。鉴于上述情况,法院再次对使用专利No.2270268特征的对象(Izhstal提供的金属的化学成分)进行鉴定,在鉴定结果中鉴定专家2确定,所述发明的权利要求书的权利要求1的每个特征均在该产品中使用。

因此,被告的订单产品是按照ASTM标准冶炼的主张和本案的证据相矛盾,尤其是和鉴定结论相矛盾。此外,法院在审理过程中没有收到能证明Izhstal取得了原告发明的在先使用权的证据。但案卷中包含的一封信却表明Izhstal曾通知被告可能侵犯了原告的专利权。鉴于此,法院支持了原告的主张。因此,一审法院得出结论,Kauri在未经专利权人机械厂同意的情况下使用了专利No.2270268No.2270269的独立权利要求的所有特征实施炼钢,从而侵犯了原告权利不并造成了损失。

原告提交了附有说明的损失明细表,数额为8394859卢布27 戈比,其中包括了20075月至20106月期间Kauri供应的使用了争议专利的金属制品的数量。法院认定,由于原告的专利权被非法使用,导致原告的金属制品订单(损益表、公司评审报告,与合作伙伴签订的附有供应产品的规格的合同)减少且遭受了损失,并对原告提出的赔偿利润损失的诉讼请求做出了判决。一审法院还支持了原告要求被告负担其部分诉讼费,包括律师服务费的诉讼请求。之后,上级法院应被告请求撤销了赔偿律师服务费的判决,因为律师和原告是劳动关系,履行了劳动合同条款,的确应当由原告支付该费用。

三审法院对诉状进行审理时,发现一审法院未将争议金属制品的直接生产商参与本案,因此本案未得到全面综合判决,发回一审法院重审。

在对案件第二次审理时,法院将金属制品生产商IzhstalBGH Edelstahl Freital GmbH追加为无独立请求权的第三人,并允许原告变更诉讼请求:因被告使用了原告专利No.2270268No.2270269的权利要求书中独立权利要求包含的特征,禁止被告将产品进口到俄罗斯联邦、制造和为制造目的签订合同,以及使用、提供销售、销售或以其他方式让产品进入市场流通或以此为目的存储产品。

本次审理过程中,法院进行冶金鉴定(意见3:在争议产品中没有使用专利No.2270268No.2270269的权利要求书中独立权利要求1的每个特征或等同特征)和评估鉴定(意见4:使用必要组合中的+3组合在技术上是不可行的,这些元素为杂质)。考虑到两个鉴定意见与使用专利特征的鉴定意见存在相反结论,二审法院无法认定使用专利特征的事实,只能确定哪些鉴定专家的结论更可靠。法院信任鉴定3的参与人员的专业素质,倾向于产品没有使用全部特征的结论,因此拒绝了原告的诉讼请求。

原告不同意此次审理的判决并提起上诉,认为鉴定专家在得出鉴定结论4的过程中超出了问题的范围,曲解了发明的实质,错误的将合金元素钼和钨归入杂质范畴。实际上,根据分类表,所述元素应当属于权利要求书的主要和重要元素。原告指出,二审法院在确定被告是否使用原告的发明时,认定这些元素不是被告专门加入钢材内而是残留(偶然)添加是不合理及不合法的。原告认为,无论这些元素是如何(故意或偶然)加入钢材内的,发明的专有权都应受到保护。同时,原告对钢内发现这些元素的偶然性结论提出异议,认为与案卷材料不符。原告还指出,鉴定专家对技术规范的利用有误,没有考虑其他鉴定专家的结论,还对案件审理过程中提供的单据和证据拒绝重新鉴定。

4.本案争议点

本案审理的主要问题之一是在争议产品生产中对钼和钨的使用,以及认定其到底是不受控制的杂质还是专利权利要求书的主要成分,这将直接影响解争议专利全部特征的使用问题。

因无法证明原告观点,二审法院认为缺乏可靠证据证明被告在争议产品中使用了专利的全部特征。同时,二审法院支持了一审法院的结论,即被告产品中含有争议元素不能视为其使用了发明权利要求书的独立权利要求的相应特征,因为根据GOST 5632,这些元素是不受控制的杂质,而非合金元素,并且在依照被告订单进行的冶炼使用的熔炼表中,没有关于专门加入这些元素的数据。二审法院审查了被告关于按照其订单生产的钢材样品符合俄罗斯及国外标准要求的论据,不采纳原告对争议钢样品不适用所述标准的主张,因原告未能提供可靠证据证明,根据这些标准生产的钢成分除了主要合金元素外,在冶炼过程中不会包含钼和钨等不受控制的杂质。

之后,该判决被上诉至三审法院,知识产权法院审理认定,将原告发明专利权利要求中包含的元素归为杂质,偏离了权利要求书的内容,法院错误地将钼和钨元素归为钢成分中不受控制的杂质,未适当评估其他鉴定专家的意见,决定撤销先前判决,并发回重审(第三次审理)。俄罗斯联邦最高法院驳回被告的上诉。

5.审理结果

对案件第三次审理时,三审法院重新研究各方的所有论据,鉴定结论,案件材料和证据,支持了一审法院和二审法院均认定被告的产品使用了原告受保护专利的技术方案的所有特征的结论。

之前因为鉴定专家1对发明的权利要求书的错误解释,审理中对钼和钨元素的意义及比例产生分歧,后来也在重复鉴定中进行了纠正。法院还认定,将所述元素归为偶然加入合金的杂质的结论是不合理的。因此,法院决定支持原告的诉讼请求。被告对该判决提起上诉,俄罗斯联邦最高法院驳回了上诉。

6.被告的上诉请求

之后,Kauri请求在No.2270269专利部分无效的新情况下修改对该案的裁决,授予No.2693990新专利(保留优先权日期),并提出与化学元素""的存在/不存在有关的新权利要求。

另外,Kauri认为,即便是根据新情况重新审理,无效专利和新专利两个权利要求书的对比也不是专利权保护纠纷的审理对象,因为该对比支持了被告的产品使用了原告的发明和专利的结论。

法院在对比了旧(已无效)专利和新专利的权利要求书之后,发现审查特征不存在等效性。根据Kauri观点,原告发明专利被Rospatent部分无效的事实会影响法院的判决,不仅影响了侵权事实数量的确定,还影响之前根据已无效专利确定侵犯原告专利权客体的数量,这也反过来影响了对生产损失规模的评估鉴定以及损失明细表,因为与部分无效的专利相关的侵权不应被视为侵权,不应计入损失额。

如果不存在《俄罗斯联邦仲裁程序法典》第311条规定的情况,法院不能判决根据新的或新发现的情况重审,但如果申请人在本案审理时知道或应该知道存在第311条规定的情况,可以通过上诉或监督审程序请求重审法院判决。

根据《俄罗斯仲裁程序法典》第311条第1款,启动重审法院判决程序的依据是新情况是实质性的,即在判决时能影响定案结论的情况。根据新的或新发现的情况审查重审法院判决请求时,法院应确定申请人提出的事实是否能证明存在对案件有实质影响的情况,且这些情况之前不是法院审理对象。

一审法院已经确定,被告所称的新情况对本案没有实质性的改变,不影响被告侵犯原告权利的结论,因为新专利是自原告提交第一份申请时就持续存在的。此外,考虑到案件材料中曾提到,在争议产品生产之前Izhstal就警告过被告可能存在侵犯专利权的行为,因此新情况不能被认定为是被告不知道或不应当知道,也不能被接受为被告无罪或缺乏侵权意图的证据。

被告司法鉴定的请求也被驳回,因为对确定侵权事实有重要意义的全部案件基本情况已被确定为真实的。同时驳回的还有对诉讼费用重审的请求。由于被告使用了原告拥有的俄罗斯专利No. 2270269权利要求的全部特征这一事实在本案审理过程中已经被确认,目前原专利中只有被排除在权利要求之外,新专利的权利要求中没有关于其他特征的变化,多样关于使用这些特征的事实已经得到确认,一审法院的判决是合法的。在对案件进行实质审理时,一审法院明确指出与法院先前研究情况有关的新证据不予采纳。

根据本案案卷,各级法院在对本案实质审理时,均认定被告的产品使用了原告受包含俄罗斯专利No. 2270269在内的专利保护的技术方案的全部特征。正如法院审理时认定,新专利和无效专利之间的差别在于:俄罗斯专利No.2270269中的钢至少包含铝、钛、铌、钒中的一种元素,而俄罗斯专利No.2693990中的钢至少包含铝、钛、铌中的一种元素,区别在于是否存在钒,该元素被从新专利的权利要求书中删除。此种情况下,新专利的优先权日应确定为200521日(申请日)。

考虑到新专利替代了旧专利,其权利要求和无效专利的权利要求是相同的,除了后者含有之外,优先权日确定为200521日,即新专利将其法律保护时间扩展到了之前专利的优先权日。法院认为俄罗斯专利No.2270269的无效不影响法院的判决,因为此案在审理期间,法院认定被告的产品使用了原告受专利保护的技术解决方案的所有特征,其中包括俄罗斯专利No.2270269,该专利比新专利俄罗斯专利No.2693390具有更多的特征(含有钒),二者的区别之处仅在于钢不含钒,也就是说专利No.2270269的大部分技术特征仍然在专利保护的范围内。因此,法院驳回了被告提出其不存在侵犯原告俄罗斯专利No.2270269的主张。

此观点也得到了二审法院和三审法院的批准,确认争议专利No.2270269的化学元素的部分无效不影响案件情况,也不属于可能导致案件做出其他法院判决的事实。据此,三审法院确认,对本案有重要意义的事实情况是一审法院和二审法院在对案件证据进行充分、全面和客观研究的基础上确定的,法院的结论符合事实和证据,并正确适用了程序法规。知识产权法院还指出,被告在三审上诉书中的论据仅表达了被告的主观意见,是对诉讼法规的错误解释,不能作为重审法院判决的依据。根据法律的确定性原则,一审法院在充分、全面审理后作出的判决不得撤销。该判决是根据第四次审理结果做出,为案件的终审判决。俄罗斯联邦最高法院驳回被告上诉请求,判决生效。

 

三、法律分析

 

本案涉及多个先后生效、适用于长时间持续侵权的法规,还设立审理侵犯知识产权客体(尤其是专利)权利的基本原则。

原告在本案中采用的策略包括:监控可能的侵权行为;采取审前纠纷解决的措施;全面收集证据并解释其专利的权利要求书,在法院无法做出独立判断时澄清争议产品在生产时技术和工业方面的细微差别;关注对法院判决具有决定作用的细节。此外,从第三人和相关产品生产商,以及审前调查机构初步收集的证据也在机械厂论证观点时起到了重要作用。还应当明确以公司利润损失形式证实损失金额的顺序,这在实践中这常常是案件争议点,并且存在不同的计算方法。在本案中,原告提供了详尽的证据和论据,包括专业审计师提供的明细表,确认了机械厂在本领域的垄断地位的市场研究,可以证明由于侵权人的侵权行为导致的需求的减少的事实。

同时,被告的应诉策略为:首先,坚持对原告关于使用注册专利的所有论据提出异议。最初,Kauri的观点是,按照订单生产的所有产品均是按照国际公认标准和要求进行生产的,而没有使用专利权人的权利要求书中的特征。即被告的论据是使用通用方法和标准以证明其不会侵犯第三人的权利。Kauri还试图证明,德国公司生产的产品没有侵犯原告的权利,因为没有证据证明争议专利的信息和权利要求书在俄罗斯专利注册之前已在全球公开。被告在全部审理中的另一个论据是鉴定专家1的结论,根据结论,Kauri的产品中未使用原告专利的独立权利要求的所有特征,特别是专家在解释中指出关系式钼+3钨未在产品中使用。鉴定专家1的结论被被告作为基本论据之一,因为按照法律法规,对于相应产品和方法而言,如果产品中含有、方法中使用了发明或实用新型专利包含的独立权利要求中的发明或实用新型的每个特征,或其等同的特征在行为实施之前在该技术领域已成为已知特征,则发明或实用新型被视为已在产品或工艺中使用。尽管之后法院发现鉴定专家1曲解了发明的权利要求书,但被告一直使用这一结论,直至案件审理完结。此外,根据冶金鉴定,争议化学元素可能因使用金属废料而偶然加入到合金中,被认定为不可控杂质,因此不能确认侵权事实。同时,被告多次要求重审,提出了因必须调查新事实提交暂停/推迟案件审理的请求。被告很重视研究行使诉讼权规范,包括原告证据和专家论据是否符合程序法的规则。需要说明的是,被告的可取之处在于维护自身利益的连贯性和坚定性,以及坚持主张原告控告侵权的事实证据不足。

 

四、经验启示

 

第一,本案在研究注册专利潜在的侵权行为、确定专利权利要求书的独立权利要求的特征方面具有价值,有助于此类案件的证据合理性分析。

第二,在工业发展和全球市场扩张的背景下,中国企业(生产商)应该认识到正确及准确撰写专利权利要求书及其使用方法的重要性。这有利于后续确定侵权事实和实施鉴定。同时,如企业(生产商)认为其使用国际标准合法生产产品,不含任何受保护的知识产权客体,应该更加仔细地调查市场并预先监控已授权专利的情况。

第三,本案明确体现了包括律师服务费在内的诉讼费的赔偿原则,在制定确立此类法律关系的文件时应更加关注细节。这也体现了审前纠纷解决可以降低财务及诉讼成本的优势。作为解决复杂纠纷的替代方案,双方可以就专利权人的专利签订有偿许可使用合同,以避免双方诉讼和多年的法院审理。

第四,本案对包括钢在内的金属制品生产商也有意义,可以用以识别风险。同时也说明了正确保护自己的知识产权的必要性,特别是对那些以狭窄的工业专业化为特点的商品,生产这类商品通常具有较大的风险和竞争。

 

 

编辑:文玥

 
 

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